В Суде по интеллектуальным правам признан недействительным отказ Роспатента в регистрации товарного знака «SCOTTISH BOBBY» для виски по классу 33 МКТУ, товарный знак зарегистрирован
В 2013 году мы обратились в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака «SCOTTISH BOBBY» на имя Заказчика (российское юрлицо, которое собиралось заказывать розлив виски в Шотландии). Экспертиза отказала в регистрации знака по причине введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения. Мы обжаловали решение об отказе в Палату по патентным спорам (ППС). По результатам 5-ти заседания коллегий ППС в 2-х разных составах (во второй состав была введена заведующая ППС Ложкина Н.В.) ППС отказала в удовлетворении возражения. Мы обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента и об обязании Роспатента осуществить действия по государственной регистрации заявленного по заявке № 2013730153 товарного знака для товара «виски».
В настоящем деле подлежало установлению, вводит ли потребителей в заблуждение словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», которое может быть переведено русскоязычными потребителями как «шотландский полицейский» в отношении товара «виски». В обоснование своей правовой позиции мы указали, что товар под спорным обозначением будет производиться в Шотландии. Нами были представлены документы, подтверждающие наличие хозяйственных связей между заявителем и «AngusDundeeDistillers PLC» (шотландский производитель виски), в том числе контракт о заказе розлива виски «SCOTTISH BOBBY» по заказу и под контролем ООО «АлкоБрендКомпани». При этом согласно ГОСТ Р 51074-2003 и представленным документам на каждой единице товара будет одновременно содержаться информация о наименовании и местонахождении изготовителя, адрес производства и адрес заказчика розлива, что исключает введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения.
В процессе рассмотрения дела мы отслеживали текущую судебную практику и установили, что почти параллельно с нашим делом (с небольшим опережением) Судом по интеллектуальным правам были приняты решения по другим делам - по товарным знакам «Золото Азербайджана» и «Золото Армении» (по иску ООО «Бизнесинвестгрупп»), суть которых сводилась к тому, что не имеет значение наличие хозяйственных связей между производителем и заявителем, значение имеет то обстоятельство, для каких товаров регистрируется товарный знак. Суд по нашему делу даже откладывал одно из заседаний, чтобы дождаться постановления Президиума СИПа по одному из этих дел.
В связи с тем, что судебная практика в этот момент поменялась, мы изменили свою правовую позицию и исковые требования, указав, что товар, в отношении которого истец претендует на регистрацию товарного знака – «виски, произведенный в Шотландии». Чтобы это не было новым требованием по иску, мы сослались на выступление представителя на заседании ППС и на письменные пояснения, представленные в ППС, в которых заявитель не возражал против регистрации товарного знака для товара «виски, произведенный в Шотландии» (при этом отдельного заявления по данному поводу не было, только абзац в письменных пояснениях). Поскольку формулировка в письменных пояснениях не была однозначной, суд запросил у Роспатента аудио-видеозапись заседания коллегии ППС. В ответ на запрос суда Роспатент ответил, что аудио-видеозапись именно этого заседания не сохранилась «ввиду технического сбоя». Мы указали, что бремя доказывания законности вынесенного решения лежит на органе, его принявшем - суд принял наши пояснения и удовлетворил исковые требования.
Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 28.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака со словесным обозначением «ScottishBobby» по заявке № 2013730153 как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно в 3-месячный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу рассмотреть поданное нами по поручению Заказчика возражение от 28.12.2015 против отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2013730153.
По результатам рассмотрения возражения 29.11.2017 года Роспатент принял решение об удовлетворении возражения. 18.04.2018 года товарный знак был зарегистрирован и внесен в Реестр с присвоением номера регистрации №652671 (после принятия решения о регистрации Заказчик уступил право на товарный знак на нашу компанию).
От момента подачи заявки №2013730153 (дата приоритета - 02.09.2013 г.) до момента регистрации товарного знака №652671 (дата государственной регистрации - 18.04.2018 г.) с прохождением обжалований в Роспатенте и суде прошло 5 (пять) лет.
Роспатент обжалование решение первой инстанции в кассацию, Президиум СИПа жалобу Роспатента оставил без удовлетворения.
Суд по интеллектуальным правам. Решение по делу № СИП-147/2017 от 08 августа 2017 г., г. Москва.
Суд по интеллектуальным правам. Постановление по делу № СИП-147/2017 от 27.11.2017 г., г. Москва
Роспатент. Заключение по результатам рассмотрения возражения (первое).
Роспатент. Заключение по результатам рассмотрения возражения (второе).
Верховный суд РФ. Определение от 27 апреля 2018 г., г. Москва.