В Суде по интеллектуальным правам признан недействительным отказ Роспатента в регистрации товарного знака «SCOTTISH BOBBY» для виски по классу 33 МКТУ, товарный знак зарегистрирован

В 2013 году мы обратились в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака «SCOTTISH BOBBY» на имя Заказчика (российское юрлицо, которое собиралось заказывать розлив виски в Шотландии). Экспертиза отказала в регистрации знака по причине введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения. Мы обжаловали решение об отказе в Палату по патентным спорам (ППС). По результатам 5-ти заседания коллегий ППС в 2-х разных составах (во второй состав была введена заведующая ППС Ложкина Н.В.) ППС отказала в удовлетворении возражения. Мы обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента и об обязании Роспатента осуществить действия по государственной регистрации заявленного по заявке № 2013730153 товарного знака для товара «виски».

В настоящем деле подлежало установлению, вводит ли потребителей в заблуждение словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», которое может быть переведено русскоязычными потребителями как «шотландский полицейский» в отношении товара «виски». В обоснование своей правовой позиции мы указали, что товар под спорным обозначением будет производиться в Шотландии. Нами были представлены документы, подтверждающие наличие хозяйственных связей между заявителем и «AngusDundeeDistillers PLC» (шотландский производитель виски), в том числе контракт о заказе розлива виски «SCOTTISH BOBBY» по заказу и под контролем ООО «АлкоБрендКомпани». При этом согласно ГОСТ Р 51074-2003 и представленным документам на каждой единице товара будет одновременно содержаться информация о наименовании и местонахождении изготовителя, адрес производства и адрес заказчика розлива, что исключает введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения.

В процессе рассмотрения дела мы отслеживали текущую судебную практику и установили, что почти параллельно с нашим делом (с небольшим опережением) Судом по интеллектуальным правам были приняты решения по другим делам - по товарным знакам «Золото Азербайджана» и «Золото Армении» (по иску ООО «Бизнесинвестгрупп»), суть которых сводилась к тому, что не имеет значение наличие хозяйственных связей между производителем и заявителем, значение имеет то обстоятельство, для каких товаров регистрируется товарный знак. Суд по нашему делу даже откладывал одно из заседаний, чтобы дождаться постановления Президиума СИПа по одному из этих дел.

В связи с тем, что судебная практика в этот момент поменялась, мы изменили свою правовую позицию и исковые требования, указав, что товар, в отношении которого истец претендует на регистрацию товарного знака – «виски, произведенный в Шотландии». Чтобы это не было новым требованием по иску, мы сослались на выступление представителя на заседании ППС и на письменные пояснения, представленные в ППС, в которых заявитель не возражал против регистрации товарного знака для товара «виски, произведенный в Шотландии» (при этом отдельного заявления по данному поводу не было, только абзац в письменных пояснениях). Поскольку формулировка в письменных пояснениях не была однозначной, суд запросил у Роспатента аудио-видеозапись заседания коллегии ППС. В ответ на запрос суда Роспатент ответил, что аудио-видеозапись именно этого заседания не сохранилась «ввиду технического сбоя». Мы указали, что бремя доказывания законности вынесенного решения лежит на органе, его принявшем - суд принял наши пояснения и удовлетворил исковые требования.

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 28.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака со словесным обозначением «ScottishBobby» по заявке № 2013730153 как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно в 3-месячный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу рассмотреть поданное нами по поручению Заказчика возражение от 28.12.2015 против отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2013730153.

По результатам рассмотрения возражения 29.11.2017 года Роспатент принял решение об удовлетворении возражения. 18.04.2018 года товарный знак был зарегистрирован и внесен в Реестр с присвоением номера регистрации №652671 (после принятия решения о регистрации Заказчик уступил право на товарный знак на нашу компанию).

От момента подачи заявки №2013730153 (дата приоритета - 02.09.2013 г.) до момента регистрации товарного знака №652671 (дата государственной регистрации - 18.04.2018 г.) с прохождением обжалований в Роспатенте и суде прошло 5 (пять) лет.

Роспатент обжалование решение первой инстанции в кассацию, Президиум СИПа жалобу Роспатента оставил без удовлетворения.

 

Суд по интеллектуальным правам. Решение по делу № СИП-147/2017 от 08 августа 2017 г., г. Москва.

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c79ef3c-c9ca-4588-9f56-d686233411d0/db18d112-6e24-4bf7-8221-4d096b55525e/SIP-147-2017_20170808_Reshenija_i_postanovlenija.pdf

Суд по интеллектуальным правам.  Постановление по делу № СИП-147/2017 от 27.11.2017 г., г. Москва

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c79ef3c-c9ca-4588-9f56-d686233411d0/e8786b8f-8e11-4a4a-8443-eddd6794d1f9/SIP-147-2017_20171127_Reshenija_i_postanovlenija.pdf

Роспатент. Заключение по результатам рассмотрения возражения  (первое).

Роспатент. Заключение по результатам рассмотрения возражения  (второе).

Верховный суд РФ. Определение от 27 апреля 2018 г., г. Москва.

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c79ef3c-c9ca-4588-9f56-d686233411d0/2993f03e-0182-49ca-b07f-7f1696747a2e/SIP-147-2017_20180427_Opredelenie.pdf